【SPARKLE スイーツ法務の事件簿】類似する商品名の使用差止めと不正競争防止法-堂島ロール事件
こんにちは。スパーくまです！本連載は、スイーツに関する古今東西の興味深い事件を取り上げるコラムです。
今回は、ロールケーキで有名な「堂島ロール」にまつわる事件（大阪地判平成30年4月17日（平成28年（ワ）第6074号））をご紹介します。
「堂島ロール」を販売する株式会社Mon cher［モンシェール］（原告）は、「堂島プレミアムロール」を販売する株式会社堂島プレミアム（被告）らに対し、不正競争防止法3条1項、2項等に基づき、(i)「堂島プレミアムロール」の標章の使用等の差止請求と(ii)不正競争防止法4条等に基づく損害賠償請求を行いました。
大阪地裁は、①「堂島プレミアムロール」の標章の使用等の差止請求と②約3,400万円の損害賠償請求を認容する等、原告の主張を概ね認めました。
なお、今回の記事では、本判決で主要な争点となった不正競争防止法に関する部分のみご紹介します。
１．今回のスイーツ
日本でのロールケーキブームの火付け役と言われている「堂島ロール」。
「堂島ロール」は、平成18（2006）年頃から、大阪市を中心に、人々に知られ始めて、新聞や雑誌等の記事やテレビ番組でも取り上げられ、やがて、全国的に知られるようになりました。現在では、日本全国の有名百貨店等だけでなく、海外（香港・上海・韓国）にも展開しています。
２．事件の背景・経緯
被告は、平成24（2012）年6月頃から、スーパーマーケット等で「堂島プレミアムロール」という商品を販売するようになりました。もっとも、「堂島ロール」は生ケーキであるのに対し、「堂島プレミアムロール」は、冷凍ケーキである点で差異はありました。
これに対して、原告は、(i)被告に対し、不正競争防止法3条1項、2項等に基づく被告商標の使用等の差止請求や被告会社の製造又は販売に関する印刷物からの被告商標の抹消請求を行いました。また、原告は、(ii)被告に対し、不正競争防止法4条又は原告商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を行う等しました。
原告の商品の表示（標章）：「堂島ロール」
被告の商品の表示（標章）：「堂島プレミアムロール」
３．法的論点・判示
不正競争防止法 ※抜粋
（定義）
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示……として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
（差止請求権）
第3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
２ 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物……の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
同法2条1項1号の要件は、①他人の商品等表示、②需要者の間に広く認識されている（周知商品等表示）、③同一若しくは類似の商品等表示、④使用、⑤譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、⑥混同を生じさせる、の6つです。
この事案では、以下の通り、特に②、③、⑥の要件を充足するかが問題になりました。
（１）「堂島ロール」は、周知商品等表示であるか
原告は、自らがロールケーキブームの火付け役となった等として、原告標章は周知商品等表示であると主張しました。
本判決は、以下のように、②周知商品等表示であると認めました。
「……遅くとも被告会社が設立された平成24年6月までには、原告標章は、原告商品の出所を表示する商品等表示として、日本全国で需要者の間に広く認識され、その程度は周知の域を超え著名といえるほどになっていたものと認められる。」
（２）「堂島プレミアムロール」は「堂島ロール」と類似する商品等表示といえるか。
原告は、称呼に基づく類似性に加え、「堂島ロール」を基調とした変種のロールケーキとして、「堂島プリンスロール」や「堂島お抹茶ロール」などの商品名を付した関連商品を製造、販売していた実績もあることから、「堂島」と「ロール」を結合した一体としての原告標章からは、一般的に、原告の商品が観念されると主張しました。
本判決は、以下のように、③類似の商品等表示があると認めました。
「ある商品等表示が不正競争防止法２条１項１号にいう他人の商品等表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情の下において，取引者，需要者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である（最判昭和58年10月7日民集37巻8号1082頁参照）。」
「「プレミアム」が……品質を示す意味しか有しないことからすると、「プレミアム」を挟んで分離されているものの、被告標章……からは、プレミアムな、すなわち高品質な「堂島ロール」との観念が生じ、これは原告の商品等表示として周知である『堂島ロール』の観念と類似しているといえるし、また称呼も同様に類似しているといえる。そうすると、被告標章…と原告標章とは……取引者、需要者が外観、称呼又は観念の同一性に基づく印象、記憶、連想等から、両者を全体として類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。」
（３）「堂島プレミアムロール」の販売は、混同を生じさせる行為だったか。
原告は、一般消費者にとっては、購入時に生ケーキか冷凍ケーキであるかの違いを十分に見分けることができないまま購入していた可能性は否定できず、混同を生じさせるおそれがあると主張しました。
本判決は、以下のように、⑥混同を生じさせる行為であると認めました。
「原告標章と被告標章は類似しており、原告標章を付した原告商品と被告標章を付した被告商品はいずれも一般消費者を需要者とするロールケーキという点で共通しているだけでなく、両商品の販売価格はほぼ一緒であるから、被告商品を販売する行為は、他人である原告の商品と混同を生じさせる行為であるということができる。」
４．さいごに
登録制度がある商標とは異なり、不正競争防止法には出願、登録といった制度がありません（参考：経済産業省「不正競争防止法テキスト」）。そのため、（今回の事案とは異なり）商標登録等がない場合であっても、商品が広く周知されていることを主張して不正競争防止法によって企業を守ることができる可能性もあります。自社の商品に類似する商品が出た際に、自社が権利行使できるのかについて、法律事務所に相談することも検討してみてください。
「堂島ロール」の最大の特徴は、爽やかなクリームです。クリームは、甘さ控えめのため、甘いものが苦手な方でも挑戦しやすいと感じました。また、胃もたれの心配も少なそうなので、どの年代からも愛されているのかもしれません。実際にスパークル法律事務所内で食べた際も、「他社の商品のクリームとは違う」といったクリームに着目した話で盛り上がりました。
今回は、「堂島ロール」の不正競争防止法についての事件を紹介しました。本記事をきっかけに、類似商品について調べてみるのはいかがでしょうか。
文責：スパークル法律事務所
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本記事は、個別案件について法的助言を目的とするものではありません。
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