特許重要判例を読もう！（3）サトウの切り餅事件

知的財産高等裁判所平成２３年９月７日（中間判決）

1.意義

クレーム範囲が明確ではないときに、①特許請求の範囲の記載全体の文から頑張って読み取る、②明細書の発明の詳細な説明の記載、③出願経過から判断するということを示した。

2.事件概要

Xが持つ切り餅の横面に切れ込みを入れることを示した発明（特許第４１１１３８２号）に対し、Yが側面に加え底面/上面にも切れ込みを入れた製品について、侵害に当たるかどうかが争われた事件。原審と控訴審で判断が割れたが、控訴審では侵害を認めた。

3.判決趣旨

「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，「側周表面」であることを明確にするための記載であり，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部（以下「切り込み部等」ということがある。）を設けることを除外するための記載ではないと判断する。
〔１〕「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた，通常の文言の解釈，〔２〕本件明細書の発明の詳細な説明の記載，及び
〔３〕出願経過等
を総合するならば，被告の上記主張は，採用することができない。

主眼経過”等”というのが気になります。何かあった時に追加しようとしてそうです。

4.検討

（１）文言の検討
請求項１には、下記のような文言があります

「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け，」

この言い回しが災いの根源でした。これを読むと、上面/底面に切れ込みがあるものは請求の範囲から除外されるとも読めてしまいます。裁判所はこれを丁寧に読んでいったわけです。原審においては、下記通り判断しました。

「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず，「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味すると解するのが相当

控訴審では、下記のように句読点の打ち方から、説明のための単なる修飾語であって、請求の範囲を制限するものではないとしています。

「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に，「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が，読点が付されることなく続いているのであって，そのような構文に照らすならば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は，その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに，「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。

（２）明細書の参酌

ここもぐちゃぐちゃ書いていますが、一般に決め手となったと言われているのが「発明の作用効果」です。控訴審では、下記のように認定しています。

本件発明の作用効果として，〔１〕加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，〔２〕切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），〔３〕均一な焼き上がり，〔４〕食べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記〔１〕ないし〔４〕の作用効果が生ずるものと理解することができる。

つまり、横に切り込みがあると、発明の目的に書いたことが達成できるというのがこの発明のキモというわけですね。そして、その上で、下記のように述べています。

側周表面に切り込み部等を設け，更に，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると，上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。

上面や底面に切り込みを入れたらダメとは書いてないでしょ？ということですね。
更に、横面に載置底面又は平坦上面ではなくという意味について解釈していて、一般に平たい面を上に向けて焼きますが、平たい面を立てて焼くこともありえるから、横面が何を指すかを明確にするために追加して記載しているんだとしています。

5.まとめ

請求項の記載は、基本的に権利範囲をそのまま表すものなので、余計な言葉を入れてはいけないけれど、その反面、明確ではないと余計な解釈が入ってしまう。すべての可能性を排除することはできないので、ややこしい。
発明の効果は戦略的な設定をすることもあるけれど、この部分の書き方は注意しましょうということです。