特許権侵害訴訟における「適正額」とは？

米国連邦巡回控訴裁は、特許侵害訴訟における弁論要件の問題を取り上げ、特許権者は弁論段階で要素ごとに立証する必要はなく、侵害の主張と矛盾する事実を提示することで自ら弁論することができることを明らかにした。Bot M8 LLC v. Sony Corp. of Am., 事件番号 20-2218 (Fed. Cir. July 13, 2021) (O'Malley, J.)
 
Bot M8はソニーを提訴し、ソニーのPlayStation 4およびPlayStation Networkが、カジノ、アーケードおよびビデオゲームに関するBot M8の主張する特許を侵害していると主張しました。主張特許には、"ゲームプログラムが操作されていないことを確認する認証機構"、"ゲーム情報と相互認証プログラムを同一媒体に格納する（ゲーム機）"、"障害検査システムを備えたゲーム装置"、"プレイヤーの過去のゲーム結果に基づいて将来のゲーム状況を変更するゲーム機 "が記載されている。
 
連邦地裁は、Bot M8に対し、「『Bot M8が侵害されたとするすべての請求項のすべての要素』を明記した修正訴状を提出し、立証のためにソニーの製品をリバースエンジニアリングすること」を特別に指示した。Bot M8は、連邦地裁の命令に異議を唱えず、クレームチャートの提出に同意した。Bot M8が第1次修正訴状を送達した後、ソニーは却下の動議を提出し、連邦地裁はこれを承認した。関連性のない特許について、両当事者は略式裁判の申し立てを行った。連邦地裁はソニーに有利な判決を下したが、その後、Bot M8は棄却と略式判決の付与の両方について控訴した。
 
連邦巡回控訴裁は、「特許権者は弁論段階で立証する必要はない」ことを強調し、連邦地裁がIqbalとTwomblyの適用を誤ったとして、控訴を棄却した。適切な弁論基準を再確認する必要性に苛立ったのか、CAFCは、「原告は、要素ごとに侵害を主張する必要はない」 と強調した。
 
連邦巡回控訴裁は、特許権者に有利な基準を再確認する一方で、訴状がIqbalおよび Twomblyの基準を通過するためには、「被告製品が特許クレームを侵害することがなぜもっともらしいかを明確にする」ための十分な事実上の主張を提供しなければならない、と説明した。従って、「特許権者は、クレームの要件と矛盾する事実を主張することによって、そのクレームを早期に却下させることができる」のである。裁判所は、Bot M8の主張がBot M8の特許のクレーム1と矛盾していると説明した。このクレームでは、認証プログラムやゲームプログラムとは別にマザーボードが必要であるのに対し、Bot M8のクレームチャートでは、「PlayStation 4のハードドライブ、OS、ゲーム用の認証プログラムはPlayStation 4に格納される」と明示的に主張されている。Serial Flash Memory "と "PlayStation 4のマザーボードにはフラッシュメモリが搭載されている "と明記されている。同裁判所によると、マザーボードに対する認証プログラムとゲームプログラムの位置に関して、Bot M8の主張と特許の間にこのような矛盾があるため、Bot M8が勝訴することは「可能でもなく、ましてやもっともらしい」ことであった。主張が「少なすぎるのではなく、多すぎる」ことで、Bot M8は「実質的に法廷から退場することを主張した」のである。
 
備考：特許権者は、侵害者とされる者に対して特許権を行使しようとする場合、主張の量よりも質に重点を置くべきである。これを怠ると、今回のケースのように、特許権者が侵害の申し立てを却下される原因となりかねない。訴状には、多すぎず少なすぎず、ちょうどよい量の事実の主張が含まれていなければならない。

引用元：Christopher M. Bruno. 2021. A Goldilocks Dilemma: What is the “Right Amount” When Pleading Patent Infringement Cases?