【裁判例メモ】特許権：多機能型間接侵害（知財高判令和4年8月8日判決（平成31年（ネ）第10007号））
※個人的な備忘録
1 事案の概要
一審の被告がプログラマブル表示器本体（被告表示器A）、そのソフトウェア（被告製品３）を製造、販売等する行為が、一審の原告の発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」（本件発明１）とする本件特許権１の直接侵害または間接侵害（特許法第１０１条１号、２号）にあたるとして、被告製品の差止め、廃棄、損害賠償を求めた事案。
一審では、被告製品３の生産、譲渡等が本件特許権１の間接侵害にあたるとして、被告製品３の生産、譲渡の差止め、被告製品３に係るプログラムの使用許諾の差止め、被告製品３の廃棄を命じ、損害賠償として約４７０２万円の支払いを命じた。
被告表示器A・被告製品３のいずれもが、多機能品型間接侵害（特許法第１０１条２号）の要件のうち、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（不可欠性要件）に該当とするかが争点の１つとなっており、知財高裁第４部（菅野雅之裁判長）は、被告表示器Aについても、間接侵害に該当すると判断した。
２ 裁判所の判断（不可欠性要件）
課題解決不可欠品について
特許法１０１条２号において、その生産、譲渡等を侵害行為とみなす物を「発明による課題の解決に不可欠なもの」とした趣旨は、同号が対象とする物が、侵害用途のみならず非侵害用途にも用いることができるものであることから、特許権の効力の不当な拡張にならないよう、譲渡等の行為を侵害行為とみなす物（間接侵害品）を、発明という観点から見て重要な部品、道具、原料等（以下「部品等」という。）に限定する点にあり、そのために、単に「発明の実施に不可欠なもの」ではなく、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と規定されていると解される。
この趣旨に照らせば、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（課題解決不可欠品）とは、それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品等、換言すれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が、これに該当するものと解するのが相当である。
（略）
・・・特許法１０１条２号は、間接侵害品を当該発明の特徴的部分を特徴付ける特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等に限定していると解されるが、「部品等」の範囲は、物理的又は機能的な一体性を有するか否かを社会的経済的な側面からの観察を含めて決定されるべきものであり、ある部材が既存の部品等であっても、当該発明の課題解決に供する部品等として用いるためのものとして製造販売等がされているような場合には、当該部材もまた当該発明による課題の解決に不可欠なものに該当すると解すべきものである。なぜならば、特徴的な部品等といえども公知の部品等が組み合わせられているにすぎない場合が多いところ、一体性を有するものも形式的に分離できるのであれば直ちに間接侵害の適用が排除されるとすると、間接侵害の規定が及ぶ範囲を極度に限定することとなり、特許法が間接侵害を特許権侵害とみなして特許権の保護を認めた趣旨に著しく反することになるからである。
被告製品３について
・・・被告製品３は、拡張／オプション機能OSのうちの回路モニタ機能等部分を格納しており、これが被告表示器Aにインストールされることによって、被告表示器Aにおいて回路モニタ機能等の使用が可能となるものである。そして、被告製品３の回路モニタ機能等部分とこれを除く他の部分とは、物理的にかつ機能的にも一体性を有するものと認められる。
そうすると、被告製品３は、全体として、本件発明１の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品であると認められる。
したがって、被告製品３は本件発明１の課題解決不可欠品に当たる。
被告表示器Aについて
・・・本件発明１が新たに開示する特徴的技術手段である、異常発生時のタッチによる接点検索との構成は、被告表示器Aと被告製品３の双方があって初めて実現し得る構成である。そして、一審被告が自認するとおり、回路モニタ機能等を実現するために被告表示器AにインストールできるOSは被告製品３のみであり、同機能の実現のために被告製品３がインストールできる表示器は被告表示器Aのみであるから…、上記構成を実現するように被告表示器Aが機能し得るのは、被告製品３のOSがインストールされた場合であり、かつ、その場合に限る。その上、被告表示器Aと被告製品３は、いずれも一審被告が生産、販売するものであり、一審被告は上記のような構成を熟知し、あえてこのような構成を選択し、かつ、顧客に両者を提供しているものといえる。
以上からすると、被告表示器Aと被告製品３とは、たまたま物理的に別個
の製品とされたことにより、一つの機能が複数の部品に分属させられている
ものの、本来的には、被告表示器Aは、被告製品３と機能的一体不可分の関
係にあるものであって、独立した製品とされていたとしても、本件発明１の
特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品等を構成するものであるというべ
きである。
したがって、被告表示器Aは本件発明１の課題解決不可欠品である。
３ 備考（１）
特許発明の構成要件のうち、その一部のみの製造、販売等は、特許権の直接侵害とはならないものの、その一部のみの製造、販売等であっても、特許権の侵害が発生する可能性が高い類型がある。
特許法第１０１条各号は、その一部のみの製造、販売等であっても特許権侵害が発生する可能性が高い類型を侵害と擬制している（間接侵害）。
間接侵害は、専用品型間接侵害、多機能品型間接侵害、譲渡等目的所持型間接侵害の３つに分類される。
多機能品型間接侵害（特許法第１０１条２号、５号）の要件は、①「その物の生産に用いる物」または「その方法の生産に用いる物」であって、②「その発明による課題の解決のために不可欠なもの」（不可欠性要件）、かつ、③「日本国内において広く一般に流通しているもの（汎用品）」ではないもの（非汎用品要件）であり、④「その発明が特許発明であること」および「その物がその発明の実施に用いられること」を知っていること（主観的要件）である。
４ 備考（２）
本判決は、④についても詳細に検討しており、「その物がその発明の実施に用いられること」を知っていることとは、「当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りると解するのが相当」と述べている。
また、間接侵害に対する特許法第１０２条１項の適用に関する「販売することができない事情」（１０２条１項１号）や、特許法第１０２条２項に関する推定覆滅事由（「 特許法１０１条２号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、このような場合は同法１０２条２項の推定を覆す事情に該当するものと解するのが相当」）についても検討している。