【Ｑ＆Ａ】拒絶理由通知に対処するときに最も重要なこと

（Ｑ）特許の審査結果として、拒絶理由通知が来ました。
引用文献１～３を引用されて、わたしの発明が、容易に発明できたということです。
どのような姿勢で、対処すればいいでしょうか？

（Ａ）拒絶理由に向かうときに、わたしが考える最も重要なことは、「自信」です。
あなたの発明のアイデアが、引用文献１～３のアイデアとは違うのだという「自信」を持つことです。

一回目の審査結果で特許を拒絶されたときは、反論することができます。
この際、特許請求の範囲を補正することもできます。

拒絶される理由で最も多いのは、「容易に発明できた」というものです。
これは、ざっくり言うと、あなたの発明が、引用文献に記載されたアイデアと、同じということです。
細かい違いはあるけど、それは大した違いじゃないということです。

ここで、「あなたの発明」とは、出願書類の特許請求の範囲に記載されている発明です。
それ以外の、明細書や図面や要約書のみに記載されている発明、さらにはあなたの頭の中にだけにある発明は、審査対象となる発明ではありません。

また、「引用文献に記載されたアイデア」とは、原則として、引用文献のうち、審査官が指摘する箇所に記載されているアイデアです。
それ以外の部分は、ひとまず置いておきましょう。

そして、あなたの発明が、引用文献に記載されたアイデアと違うと、「自信を持って」言えるのであれば、反論を行います。
あるいは、特許請求の範囲を補正することによって、「自信を持てるようになる」のであれば、補正を行った上で反論を行います。
きっと良い結果が出ることでしょう。

この「自信」が持てないと、よい反論はできません。
アイデアは同じだけど、どこかに形式的な違いはないか？
こういう重箱の隅をつつくようなやり方も無いわけではありませんが、あまりお勧めできません。

どうしても、あなたの発明と、引用文献に記載されたアイデアとが同じ場合にはどうするか？

たしかに、上述のように、重箱の隅をつついて、わずかな差を見つけて反論することも可能です。
しかし、労力の割に、なかなか結果には結びつかないものです。

こういう意見もあります。
特許になる可能性がきわめて低いものに対して、その反論のために多大な労力を使うくらいなら、その労力は、次の発明の創作に振り向ける方が生産的である。

特に、近年では、審査結果が早く出るようになりました。
また、近年では、個人の方や小規模事業の方の場合、特許取得の費用も割安になっています。

ここでは詳細は割愛しますが、最初の出願の日から、一年以内か、一年半以内であれば、最初の出願の発明を改良して、新たな出願を行うことも有効です。
最初の出願に必ずしも固執せず、ひとまず断念することも必要な場合があります。
そして、審査官から提示された引用文献を、あなたの発明を磨くために利用するという考え方もあります。
引用文献に記載されたアイデア・技術を参考にして、あなたの発明を改良することで、結果的により良い特許（財産的価値の高い特許）が取得できることもあるはずです。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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●元ブログ（＋αの情報あり）

https://www.tokkyoblog.com/archives/26238128.html

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東雲特許事務所（しののめ特許事務所）
弁理士　田村誠治（元特許庁審査官）
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営