【特許のはなし】除くクレーム（その２）

　前回から「【特許のはなし】除くクレーム（その１）」として、除くクレームの話をしています。

　今回は２回目です。除くクレームと進歩性について思ったことを書きます。詳しくは、下記のスライドをご参照ください。

　除くクレームに関する審査基準（新規事項を追加する補正）を見ると、

　請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第29条第1項第3 号、第29条の2又は第39条）が否定されるおそれがある場合に、その重な りのみを除く補正

が挙げられており、あれっ、２９条２項（進歩性）が挙げられていないので、進歩性欠如の拒絶理由解消のための除くクレーム補正は認められないかにも思われます。しかし、実際には多くの場合、認められています（一部、進歩性欠如の拒絶理由解消のための除くクレーム補正は新規事項追加にあたるとした拒絶理由も見られますが…多分、審査基準の読み違えです。）。

　さて、審査基準では昔は、除くクレームは「例外的な場合」にのみ認められるとされていましたが、ソルダーレジスト大合議判決でその点は否定されましたが、審査基準を見ると、上記のようにまだその名残があります。

　特許庁、除くクレーム嫌いなんでしょうね。気持ちは分かります。クレームが分かりにくくなりますしね。ややこしいし、再サーチしないといけない場合も多いし。実際、最近の除くクレームを見ると、いったい幾つ除いてんだ！みたいなクレームもあります（笑）。

　さて、明確性等の記載不備の問題は次回に回すとして、進歩性との関係です。下記イラストをご覧ください。

（除く）クレームと従来技術の距離

　（公知発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものではないという）進歩性が特許要件となっており、特許される発明というのは、上記スライドの右側の図のように、公知発明とある程度の距離があるものが特許されるイメージかと思います。
　逆に、公知発明に近すぎると、（副引用発明や周知技術との組み合わせや、単なる設計的事項である）として、進歩性が認められない場合が多いでしょう。

　一方で、除くクレームというのは、上記スライドの左側にあるように、いわば公知発明と隣接してしまっているイメージです。だから、特に機械分野等の審査官は、設計事項と言いたくなりますよね（上記プレゼン資料２６頁以下のシューズの審査事例参照。）。

　しかし、進歩性の判断というのは、公知発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たかどうかを検証しますので、「除いた」公知発明に基づいて、「除かれた後の」除くクレームである本願発明が容易に想到し得たというのは、理屈が立ちにくいです。公知発明の必須の構成を除いた場合などが典型です。（必須の構成を有する）公知発明から出発して（除くクレームのように）必須の構成を除くことは容易である、とは理屈が立ちにくいですよね。
　この点は、上記プレゼン資料３６頁の船舶事件（裁判例）で、裁判所が、「動機付けがない」「阻害要因がある」と判断されているのが典型例です。

　さて、私見ですが、進歩性の判断は、①公知発明に基づいて、本願発明が容易に想到し得たものか否かという論理を積み上げる「縦の観点」と、前述のシューズの審査例のように、②公知発明と比べて特許に値するか否かという価値判断的な「横の観点」があるように思われます。

• 　これは、特許実務に限らず、一般的な裁判所の判断でも、①（経験に基づき）結論はこうあるべきだという観点（価値判断）と、②（そのための）論理を構築する観点があるのと同様です。

　前者に基づくと、除くクレームの進歩性を否定しづらい結果、進歩性がされ、後者に基づくと、単なる設計的事項で進歩性が否定されることとなりそうです。

　さて、ここでも、裁判所と特許庁（特に審査レベル）の判断の違いが出てくる要素がありそうです。

　裁判所は必ずしも来た事件の技術分野の当業者感がないので、前者の判断がメインです。でも特許庁は同じ技術分野を多く審査しており、当業者感があるので（特に、機械分野では）「これが特許に値するか否か」の観点が強く、後者を重視する傾向がありそうです。

　裁判所と特許庁の除くクレームに関する進歩性の判断に、それほどの開きがあるかはまだ検証できていませんが…

　進歩性については、ここでエッセイのように書けるレベルではありませんが、前述した「縦の観点」（理屈）と「横の観点」（価値判断）は、私が審査官時代は常に葛藤していました。

　次回は、除くクレームと記載要件です。