コラム：「除くクレーム」の使用上の注意

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　さて、今回は、具体的な事案における「除くクレーム」を題材にして、「除くクレーム」を使用するときの注意点について考えていきたい。

　なお、前以って断っておくが、題材となる特許の出願人や代理人が、今回私が指摘する注意点を考慮することなく「除くクレーム」を用いたと断定する意図はない。
　本願の出願人や代理人は、私が考える注意点を事前に把握し、これを考慮した上で、拒絶理由解消に「除くクレーム」を選択し、権利化を図ろうとしたとも考えられるのであり、今回の記事は、出願人や代理人の対応を非難・批判するようなものではない。
　あくまで、私自身がこの題材を通して感じた「除くクレーム」を使用するときの注意点をお伝えする趣旨である。

　今回の題材は、サイトの「拒絶理由対応のすすめ　第６回」の題材でもある特願２０１９－１３１９１２号（以下、本願という。）である。本願は、出願当初の請求項は「除くクレーム」ではないが、引用文献との差別化を図るために「除くクレーム」を用いた事案である。具体的には、拒絶査定審判の請求と同時にした手続補正により、以下の請求項１となった。

【請求項１】
　繊維幅が２０ｎｍ以下であるナノ化キチンを１５重量％～２５重量％の濃度で含有する 、ナノ化キチン（ただしキチンナノウィスカーを除く）のウェットケーキ状の分散物。

　まず簡単に、この「除くクレーム」を利用した補正の経緯について簡単に触れておく。

　本願は、１回目の拒絶理由通知において、請求項１に係る発明に対し、引用文献１に基づく新規性欠如と、引用文献２に基づく新規性欠如の拒絶理由を受けた。そのうちの引用文献２は、アメリカの出願であるが（米国特許出願公開第２０１５／００１１６８４号明細書）、ナノ化キチンのうち「キチンナノウィスカー」に関する発明を開示するものであった。そのため、本願の出願人は、請求項１に係る発明における「ナノ化キチン」から「キチンナノウィスカー」を除いた「除くクレーム」へと補正を行った。

　本件における「除くクレーム」の使い方は、基本的・典型的なものであろう。本願発明における「ナノ化キチン」から、引用文献との重複部分である「キチンナノウィスカー」を除いたものであり、引用文献２との差別化を図る上で、権利の減縮を最小限に抑えようとした「除くクレーム」である。

　以下では、この「除くクレーム」を題材にして私が感じた注意点を述べていく。