コラム：「設計的事項」の拒絶理由を解消する方法

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　今回のコラムでは、進歩性の拒絶理由で用いられる「設計的事項」について話そうと思う。現時点で、私が知り得る限り、考え得る限りの「設計的事項」についての考えをまとめ、拒絶理由を解消する方法としてどのようなものが考えられるか、また、その方法において実際にどのように主張をすべきかについてを述べていきたい。

　進歩性の対応において、審査官が「容易に」用いてくるのが、周知技術と設計的事項ではないだろうか。私の感覚では、審査官は、具体的な論理付けに困ったときに、まるで魔法の言葉のように「～は周知技術である」や「～は当業者が適宜決定する設計的事項である」といったフレーズで進歩性を否定する。

　この「周知技術」や「設計的事項」の使い勝手の良さは、「曖昧な根拠＋審査官の主観的な（客観的）判断」によって周知技術や設計的事項と認定し、拒絶理由を構成できてしまうとことにある。

　引用文献に記載された技術（発明）を認定する場合、認定される技術（発明）は、その文献に具体的に記載されている。逆に、引用文献に記載されていない技術を、引用文献に記載されている技術と認定することはできないため、出願人側も、「その引用文献に記載されているか否か」を判断することで、審査官の判断の是非を検討できる。

　一方で、周知技術とは、その名の通り、周知な技術であるが、性質上、いくつの文献を挙げれば「周知」と言えるかという決まった基準を定めることはできない。そのため、周知技術は、本質的には「客観的に判断」される性質の事柄であるにも拘らず、その判断に判断者（審査官）の「主観」が入らざるを得ないのである。（設計的事項にも同様のことがいえよう。）

　このような事情は、審査基準にも反映されており、「周知技術」や「設計的事項」の認定には、根拠文献の提示が必須とされていない。

　まず、「周知技術」について、審査基準には以下のように説明されている。

審査基準より抜粋
　ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。
　(i) その技術に関し、相当多数の刊行物が存在しているもの
　(ii) 業界に知れ渡っているもの
　(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

　（ⅲ）の「例示する必要がない」という類型があるため、審査官が、（ⅲ）の類型に該当すると個人的に判断すれば、根拠文献を例示せずとも「周知技術」を認定できることになる。

　次に、「設計的事項」についてであるが、拒絶理由でよく目にする「設計的事項」について、審査基準は、やや複雑な枠組みでこれを捉えている。

　実は、「設計的事項」という言葉自体は、審査基準において一ヶ所しか登場しない（例示の内容に記載されている箇所は除いている。）。審査基準の進歩性判断「3.1.2　動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」には、以下のように説明されている。

審査基準より抜粋（太字は付記）
(1) 設計変更等
　請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。
　(i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
　(ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
　(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
　(iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

　またさらに、審査基準の別の箇所には「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。」と記載されている。

　このように、「周知技術」は、設計変更等の根拠としても用いられ得るため、設計変更等についても、（ⅲ）の類型に当たる周知技術を根拠として用いる場合には、根拠となる文献を示す必要はなくなるわけである。

　これらの審査基準を踏まえると、「周知技術」と「設計的事項」の位置付けは、おおよそ下図のようになるだろう。周知技術は、引用発明の根拠にも設計的事項の根拠にも用いることができるようだが、実際に、拒絶理由通知において、審査官が「周知技術に基づいて設計的事項と判断したのか」は示されていないことの方が多いだろう。

　なお、審査基準では、「3.1　進歩性が否定される方向に働く要素」「3.1.1　主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」とされてから「3.1.2　動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」として上記の設計変更等の基準が示されていることからしても、「設計的事項」を含む設計変更等は、主引用発明にこれを組合せる上で「動機付け」を必要としないというのが、審査基準上の立て付けといえる。

　但し、動機付けを要せずに採用できるような技術的事項に対して、「阻害要因」の主張が有効に作用するというのは、論理的には整合が取れていないように思える。

　審査基準には「3.3　進歩性の判断における留意事項」において「(3) 審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。」とされており、設計変更等であっても「阻害要因」は考慮の対象となっている。
　「阻害要因」というのは、「ある特定の発明（主引用発明）に他の技術を適用すること」についての事情であり、「他の技術」そのものを評価するものではない。つまり、「他の技術」が設計的事項であることや周知技術であることに対する反論ではなく、「特定の技術同士の組合せの相性」であるから、「阻害要因」の本質は、「ある発明に他の技術を適用する動機を否定すること」にあるはずである。
　そうすると、設計的事項であれば、主引用発明＋設計的事項の適用には動機付けを必要としないという立て付けになっているにも拘らず、阻害要因の主張（主引用発明＋設計的事項を適用することにを阻害する事情があるとの主張）が認められることには論理的な矛盾が生じていると言えるだろう。
（なお、阻害要因が認められれば、「設計的事項」と判断された事項が結果的に設計的事項でなくなるわけではないことにも留意すべきである。上述の通り、「阻害要因」の本質が、技術そのものの性質ではなく、「技術同士の組合せ」に向けられた主張であるならば、阻害要因の主張は、設計的事項ではないことを主張する方向に向かっておらず、設計的事項であろうとなかろうと当該事項を採用することに阻害事由があることを主張しているに過ぎないからである。）

　しかしながら、審査基準は、審査官にとっての指標であり、このような基準となっている以上、このような論理的矛盾は無視され、結果的に「周知技術」や「設計的事項」は非常に使い勝手の良い制度設計になっている。
　設計変更等には、「周知技術を根拠とするもの」と「周知技術を根拠としないもの」が認められており、また、周知技術を根拠とするものであっても、文献の例示が不要なものがある。そして、周知技術を根拠としない設計変更等については、審査基準上、阻害要因を検討する義務は課せられていない。（∵上記の「進歩性判断における留意事項」は、あくまで「周知技術」に対するものであり設計変更等に対するものではない。）

　従って、審査官は、根拠文献も示さず、阻害要因等の論理付けの検討も要さずに、「設計的事項であるから進歩性がない」という判断をすることができるわけである。

　さて、ここまでは、審査官側からみた「設計的事項」の利便性を紐解いてみたわけだが、本題はここからである。

　このような「設計的事項」による進歩性の拒絶理由に対し、どのような反論が考えられるか。別の記事でも述べたが、設計的事項を打ち破るには、「格別の技術的意義」や「阻害要因」といった間接的なアプローチだけでなく、より直接的なアプローチがある。そのことは、私がこれまでに審査で対応し、解消してきた実績からも証明されているはずである。

　以下では、私の考え得る限りの「設計的事項に基づく進歩性」への反論方法を、体系的にまとめながら説明していこう。なお、あくまで、私の考察と、私自身の実務経験に基づいて得られた知見であり、絶対の反論方法といえるかは定かではないため、その点はご理解いただきたい。