ライセンス契約のロイヤルティ率算定に影響を与える米国裁判所判決について

Andrew OllisとFrank Westは、IAM Magazineの2022年6月15日オンライン版に、Pavo Solutions v. Kingston Technology Co., Appeal No 21-1834における2022年6月3日の連邦巡回区控訴裁判所の判断に関する記事を執筆しました。
（裁判内容の参考URL：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1834.OPINION.6-3-2022_1960213.pdf）
 
この件において、連邦巡回区控訴裁判所（Federal Circuit）は、Kingston社によるPavo社の特許侵害に対して750万ドルの損害賠償を命じた陪審員の評決と、故意による侵害であるという陪審員の認定に基づく連邦地裁の50%の損害賠償の増額を支持しています。

連邦巡回区控訴裁判所は、連邦地裁が
(i)先行ライセンスに関するPavo社の損害賠償専門家の意見を、単位当たりのロイヤルティ率0.01ドルの議論に限定すべき
(ii)先行ライセンスの単位当たりのロイヤルティがライセンシーの利益の25％を構成すると明示した専門家の依存を排除すべき
というKingstonの主張を退けました。

Pavo社の専門家は、このことに依拠して、被告製品に関するKington社の利益の25:75分割は、妥当なロイヤルティを決定する上で考慮すべき要素であると判断しています。また、連邦巡回区控訴裁判所は、Pavo社の損害賠償専門家が、非侵害機能に起因する価値を除外するためにロイヤルティ率の配分を適切に行わなかったというKingston社の主張も退けられました。
連邦巡回区控訴裁判所は、両当事者の専門家が、先行ライセンスは技術的、経済的に比較可能であり （すなわち、訴訟と同じ技術、製品タイプ、特許権）、したがって先行ライセンスのロイヤルティレートは、侵害しない特徴と侵害する特徴の間で「組み込みの」配分が行われていると判断したことに触れています。連邦巡回区控訴裁判所はまた、連邦地裁によるクレーム文の司法修正を支持し、「明らかな小さな事務的誤りは、定義上、その意味（意図されたクレーム文）を覆い隠さないため、Kingston社は過失を隠れ蓑にして、陪審員の評決を免れることはできない。」との判断を下しました。
 
この判決は、特許権者と被疑侵害者の双方に教訓を与えるものです。
ライセンスに関して、特許権者は、ライセンスに財務条件の説明文を含めることで、何年も前から訴訟損害賠償戦略を計画することが可能です。侵害行為をしたとされている者はそのような説明文に注意し、契約に依存することで得られる価値が、そのような説明文の潜在的な悪影響を上回るかどうかを慎重に検討する必要があります。侵害に関しては、当事者は、クレーム文言の未修正の明らかな誤りが、裁判において地方裁判所によって修正される可能性があることを認識し、それに従って計画を立てる必要があります。

引用元：Andrew M. Ollis and Frank J. West. 2022. US Court Ruling Will Affect Royalty Rate Calculations For Licence Agreements.