「新規性がない」との拒絶理由のタイプ別対策と確認事項【リライト版】

（Ｑ）特許を出願して審査を受けたところ拒絶理由通知書が来ました。
審査結果として、わたしの発明に「新規性がない」とのことです。
どう対応すればいいでしょうか？

（Ａ）新規性がない旨の拒絶理由は、次の２つのパターンがあります。

（１）アイデア自体に新規性がない場合
（２）特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合

（１）は対応が比較的難しく、（２）は対応が比較的簡単です。

それぞれについて、拒絶理由通知を受けたときの対応を述べます。
さらに、今後のために、出願時の確認事項について述べます。

■新規性なしとの拒絶理由通知を受けたときの対応

（１）アイデア自体に新規性がない場合

この場合は、特許を取るのが難しくなります。

対策としては、審査官から示された先行特許に対する反論として、
・出願書類に記載された事項の範囲内で
・先行特許との大きな違いについて
発明の内容を限定しなければ、特許にはなりません。

先行特許との大きな違いで限定しないといけないのは、
✔新規性はあっても（先行特許との違いはあっても）
✔進歩性が認められない（先行特許との違いがわずかである）
この場合、特許にはならないからです。

結局、新しい発明をするくらいの違いを出さないと特許になりません。
しかも、出願書類に記載された事項の範囲内でです。
特許を取るのが難しいというのは、そういうことです。

（２）特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合

この場合は、対応は比較的簡単です。

その新規性がない発明の部分を、特許請求の範囲から除外します。
そうすれば、この拒絶理由は解消します。

ただし、上記のように、拒絶理由通知書では、
✔新規性なしとともに、進歩性なしの拒絶理由も通知されているはず

進歩性なしの拒絶理由のほうを中心に、対応を考えましょう。
（この点の詳細については、他の記事をご覧ください。）

■出願時の確認事項２つ

（１）先行特許の調査について

特許出願の依頼の際に、弁理士（特許事務所）に依頼しましょう。
先行特許の調査をきちんとやってくれるでしょう。

そして、発見された先行特許に基づいて、アドバイスを受けられます。
新規性や進歩性（先行特許との違いの大きさ）などについてです。

このようなアドバイスを受けることがとても重要です。
上記（１）のアイデア自体に新規性がない特許出願を避けられます。

（２）広い特許を目指す戦略

弁理士が特許請求の範囲を作るときに、
✔意図的に、請求の範囲を広めにしておくことがあります

これは、こういう意図の特許戦略です。
✔最初は広い範囲にしておく
✔審査官から提示された内容に応じて、限定していく
（この戦略の是非については、また別の記事で述べます。）

ですので、最初は広い請求の範囲であったとしても問題はありません。
最終的に合理的な内容で、特許を取ることができます。

＜元記事＞
「新規性がない」との拒絶理由のタイプ別対策と確認事項（2016年10月21日執筆）

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89399194.html

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