出願前先行例調査の考え方を見直してみた
１ はじめに
出願前先行例調査の考え方をゼロベースでみなおしました。
その結果、出願前先行例調査において、調査対象の発明の技術的思想に基づいて調査を行うことで、より適切な先行文献を提供できるのではないかという結論に至りました。
２ 理由
（1）出願前先行例調査の目的って何？
出願前先行例調査（特許出願前調査）の目的は、「出願する発明が既に公知になっていないか」を調査観点とし、発明の詳細な説明を主な調査対象とした特許調査とされています（注1）。
（２）出願前先行例調査で抽出する文献と特許法29条
上記の出願前先行例調査の目的の根拠条文は、特許法29条1項1号です。
後述の29条1項柱書と同項1号から、特許出願する発明が「公然知られた発明」である場合は特許を受けることができないことが規定されているためです。
なお発明を特許出願した際の特許要件の有無を十分に確認したい場合、その判断は弁理士さんが行う必要があるものの、29条2項を考慮して先行文献の検索と抽出を行う場合があるかもしれません。
29条1項
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1号 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2号 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3号 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
29条1項の趣旨は、特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならないためです（注2）。
29条2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
29条2項は、通常の人が容易に思い付くような発明に対して排他的権利（特許権）を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく、かえって妨げとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除することが目的です（注3）。
（３）ところで「発明」って何？
29条1項柱書と同項各号、29条2項に記載されている「発明」とは何か？
発明の定義は、特許法2条1項に書いてあります。
2条1項
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
「技術的思想の創作」とは、「技術的課題を解決するための技術的手段としての思想」とされています（注4）。
３ 結論
上記の理由から先行分文献の調査においては、調査対象の発明の技術的思想に基づいて検索とスクリーニングを行うことを目的とし、調査対象の発明の「技術的課題を解決するための技術的手段」が開示されている文献を抽出することで、より適切な先行文献の情報を提供できるのではないかと考えました。
４ 出典
注1 特許分類の概要とそれらを用いた先行技術文献調査（2023年度知的財産権制度説明会（実務者向け）講義資料（特許庁 2024年4月24日）
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/chizai_setumeikai_jitsumu.html
注2 特許審査基準 第III部第2章第1節新規性（特許庁 2024年5月1日）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0201.pdf
注3 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕特許法（特許庁 令和4年10月）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/tokkyo.pdf