無効とされた特許を権利行使した場合の弁護士費用の負担に関して

要約: 特許が無効であることを知りながら特許を行使することは、35 U.S.C. § 285に基づく例外性の認定を維持し、（被告は）弁護士費用の支給を請求することが可能になることがある。
 

Energy Heating (Energy社) は、Heat On-The-Fly (HOTF社) のフラッキング技術特許は不公正行為により執行不能であり、明白であるため無効であり、侵害されないとの宣言的判決を求めました。Energy社はさらに、州法に基づく不法行為の主張も行いました。これに対し、HOTF社は、Energy社がこの特許を侵害したと反訴しました。
 
裁判に先立ち、連邦地方裁判所は、HOTF社の特許のすべての請求項は自明であり、無効であるとの略式判決を下しました。連邦地裁は、裁判と陪審員裁判を同時に行った結果、HOTF社の特許は不公正行為により、執行不能であると結論づけました。陪審員は、HOTF社がEnergy社のビジネスを不法に妨害し、有効な特許を保有していると不誠実に表明したと認定しました。
 
連邦地裁はその後、285条に基づき、はじめはHOTF社からEnergy社に対する弁護士報酬の支払いを否定しました。しかし、連邦巡回控訴裁は、一審でその却下を取り消しました。連邦地裁は差し戻し後、本件が§285に基づく例外的なケースであると判断し、HOTF社のEnergy社に対する弁護士報酬を命じました。この理由に関して、連邦地裁は、HOTF社の不公正行為の性質と程度、および陪審員による不誠実さの認定を挙げています。連邦地裁はまた、HOTF社は特許が無効であることを知りながら、訴訟費用を最小限に抑えようとせず、侵害の主張を追求したことを認めました。これに対し、HOTF社は、第二次提訴を行いました。

結果として、連邦巡回控訴裁は、連邦地裁の例外性の認定を支持しました。連邦地裁は、HOTF社が有効な特許を有していると不誠実に表明したことを認定しました。また、連邦地裁は HOTF社の訴訟は実質的に弱いと結論付ける十分な根拠を提供し、HOTF社が訴訟上の不正行為を行ったとの認定がないことは例外的認定を排除するものではないと結論づけています。

引用元：Justin J. Gillett and Serah Friedman, Ph.D. 2021. Enforcing a Patent Known to be Invalid Can Trigger Attorneys’ Fees.