法務担当のための商標権超基礎知識
昨年転職をしてから、日々の法務業務に加え内部統制機能の構築も担当しており、商標運用をちゃんと法務でやっていくように運用変更をしようとしていっています。如何に対応していくべきかという点の前提として商標に関する法的基礎知識をまとめています。
なお、実務の運用については別記事（下記）でまとめました。
１ 商標と商標権
⑴ 商標について
商標とは、事業者が自己（自社）の取り扱う商品・サービスを他人（他社）のものと区別するために使用するマーク（識別標識）をいいます。
商標の機能は、いわゆる「ブランド」機能です。具体的には下記の３つが主たる機能になります。
①出所表示機能：一定の商標を付した商品やサービス（役務）は一定の出所から流出していることを示す機能
②品質保証機能：同一の商標を使用した商品やサービス（役務）には同一の品質があることを保証する機能
③宣伝広告機能：需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる機
⑵ 商標権について
商標は、事業者がその商標を特許庁に登録しなければ権利化しません（商標権）。登録して商標権を取得したらは具体的に下記の権利を行使できるようになります。下記の権利行使できるようになることで、商標権侵害者に対して差止請求と損害賠償請求ができるようになります。
①専用権：商標権者が商標を独占的に使用することのできる権利
②禁止権：登録商標類似の商品・役務について使用を禁止できる権利
２ 商標登録の要件
上記のように商標は特許庁に登録して初めて権利化します。
では、事業者が商標を出願して登録が認められるためには、認められるためにはどのような要件を満たしていなければならない。
（１）実体的要件
①自己使用の意思
②自他の商品・役務の識別力があること(商標法3条)
→普通名称、ありふれた名称、簡単すぎかつありふれた標章等は商標登録ができません。
③公的な標章や他者の保護されるべき商品・役務と同一・類似の商標でないこと(商標法4条)
→他社の登録商標や国旗のデザイン等は商標登録ができません。
（２）手続的要件
④出願時に先に他の事業主により出願されていない（先願主義）
→既存の登録商標と同一又は類似の場合は登録を拒絶されてしまいます。
※先使用権
…ある他人の登録商標について、その商標を出願する前から、自己がこれと同一又は類似の商標を使っており、かつそれが周知（自己の業務にかかる商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている）の場合、引き続き自己の商標を使うことが認められる(商標法32条)
３ 商標権侵害
法務パーソンが気にすべき点は、自社の使いたい商標が登録できるかという点に加え、商標権侵害にならないという点になります。そこで商標権侵害について以下で説明します。
（１）商標権侵害の要件について
商標権侵害の要件は以下の３つになります。
①当該標章の商品・役務の内容が登録商標の商品・役務分類に該当する。
②当該標章が登録商標と類似する。
③当該標章を商標的に使用している。
【説明】
①商標の商品・役務分類について
商標登録をする際には、その商標をどのような商品・サービスについて使用するのかを指定して申請（出願）する必要があります。どのような商品・サービスかという点について、特許庁によってあらかじめ1類〜45類までの区分に決められています。
②商標の類似について
当該商標が「商品・役務について出所混同のおそれがあるか否か」について、その商標が外観・称呼・観念等によって取引者に与える印象等を総合的に考察されます。なお、上記は侵害訴訟における裁判所の規範であり、特許庁の登録審査では形式的に類似か否かで判断される傾向にあり、中では文字商標では称呼が特に重視される傾向が見受けられます。
②商標的使用について
その標章が、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様(※)により使用されていることを商標的使用といいます。当該標章の使用が商標的使用でないのであれば、商標権侵害にはなりません。
※商標の3つの機能を果たさない態様をいいます。例えば煮物用調味料のパッケージに（「タカラ本みりん」入り）と記載されていた等、単に商品概要の説明に使われる場合等が商標的使用に該当しない代表例として挙げられます（タカラ本みりん事件（東京地判H13.1.22））。
⑵ 損害額の推定について
商標権は損害の立証が困難であるため、これの救済として商標法でその損害の推定規定が以下のとおり定められています。
①逸失利益額の認定による損害賠償額の算定
「損害額」
=（「使用相応数量の限度における侵害者の譲渡等数量」－「特定数量」）×「権利者の単位あたりの利益」＋「使用相応数量を超える数量又は特定数量に応じたライセンス相当額」
②侵害者が侵害行為によって利益を受けている場合のその利益による損害額推定
「損害額(※)」
＝「侵害者が得た利益」 ※売上等への寄与率が損害賠償額の算定に影響する
③ライセンス相当額による損害額の推定
「損害額」
=「ライセンス相当額」
(例)「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位あたりのライセンス相当額」
「侵害者の売上高」×「ライセンス料率」
⑶ 参考事例
■商標の類似に関する事例
①愛眼事件（大阪地判H17.5.26）
【概要】
愛眼株式会社がメガネの「愛眼」で商標登録。
メガネの販売会社が福岡で天神愛眼株式会社という社名で天神愛眼と標章してメガネの販売をする。
【裁判所の判断】
類似と判断。
∵天神は一般的な用語や地名。天神の記載が小さく要部は「愛眼」等
②Gold Loan事件（知財高判23.4.27)
【概要】
三井住友銀行の「Gold Loan」とシティバンクの「CitiGold Loan」
【裁判所の判断】
非類似と判断
∵三井は「Gold Loan」をセットにして常に表示していたが、シティは「CitiGold」だけで使用することも多かった。
資金の貸し付けという観点から消費者は慎重に確認する。
■商標的使用に関する事例
③オールウェイ事件(東京地判H10.7.22)
【概要】
清涼飲料コカコーラに「ALWAYS」を含む図柄を使用した行為が、指定商品を清涼飲料とする登録商標「オールウエイ」の商標権侵害となるか。
【裁判所の判断】
商標権侵害を否定（商標的使用でない）
∵キャッチフレーズの一部であり、商品を特定する機能や出所を表示する機能を果たす態様でない。
④シャネルNo5事件(東京地判H5.3.24)
【概要】
「Cinq 5」という香水のパッケージに丸囲みで『シャネルNo.5 タイプ』と記載していた行為が、シャネル社の香水等に係る「Ｎｏ．５」「ＣＨＡＮＥＬ」の登録商標の商標権侵害となるか。
【裁判所の判断】
商標権侵害を肯定(商標的使用である)
∵「シャネルＮｏ．５」がシャネル・グループの製造販売する香水の商品表示として著名であることがからすれば、「シャネルＮｏ．５タイプ」の内「シャネルＮｏ．５」の部分をもって、商品の出所を表示する標章と理解する需要者も少なくない。「タイプ」の記載を深く考える需要者ばかりでなく、「タイプ」と付ければ商品の説明であり商標的使用でないとなるものではない。
（参考文献）
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